ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

05.04.2011 р.

N 2а-2687/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої  - судді Блажівської Н. Є., суддів - Головань О. В. та Маруліної Л. О., при секретарі судового засідання - Яремій Г. В., розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Колективного науково-впроваджувального малого підприємства "Існа" до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа - ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", про визнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити певні дії.

У судовому засіданні 5 квітня 2011 року відповідно до пункту 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частину постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство "ІСНА" (надалі також Позивач) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності (надалі також Відповідач) (за участю Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (надалі також Третя особа) про визнання протиправним та скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. N 1861/з від 25 січня 2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН"; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН" за заявкою N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року відповідно до вимог чинного законодавства України.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Рішення Відповідача вих. N 1861/з від 25 січня 2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН", є протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

В обґрунтування невідповідності висновків оскаржуваного рішення дійсним обставинам представник Позивача в судовому засіданні зазначив про те що позначення "МІРАМІСТИН" не здатне породжувати асоціацій, пов'язаних з географічним походженням товарів, їх якістю або з певним виробником, оскільки не містить у своєму складі вказівок на географічні об'єкти, категорії якості або властивості товарів, так само, як не містить вказівок і на назви тих чи інших виробників. Позивач не заперечує тієї обставини, що наведені у переліку за заявкою товари 1 класу МКТП використовуються при виробництві лікарських засобів (фармацевтичних препаратів), однак, як випиває з вимог чинного законодавства, при встановленні однорідності (спорідненості) товарів враховуються не лише вид матеріалу, з якого вони виготовлені, а й інші чинники, аналіз яких, на думку представника Позивача, вказує на неспорідненість товарів 1 та 5 класів МКТП, наведених у Заявці та протиставлених свідоцтвах на знаки для товарів і послуг третьої особи.

Всі товари 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано належні ЗАТ "ФФ "Дарниця" знаки, як вказав представник Позивача, є готовими до вживання лікарськими або гігієнічними засобами. Натомість, товари 1 класу МКТП, наведені у Заявці Позивача, є хімічними речовинами, сировиною, що використовуються для виробництва готових до вживання товарів. Отже, порівнювані товари 1 та 5 класів МКТП є товарами різного виду. Сферою застосування товарів 5 класу МКТП щодо яких зареєстровано знаки, належні ЗАТ "ФФ "Дарниця", є медицина, а функцією - лікування людей та тварин. В свою чергу, сферою застосування товарів 1 класу МКТП, зазначених у заявці, є промисловість (хімічна, фармацевтична), а функцією - використання в якості сировини для виготовлення іншої готової до вживання продукції. Таким чином, призначення порівнюваних товарів, як вказав представник Позивача, є цілком різним.

Крім того, як зазначив представник Позивача, чинним законодавством України встановлено особливі умови для торгівлі лікарськими засобами, які полягають в необхідності отримання ліцензії, та особливі канали збуту - товари збуваються через аптеки та їх структурні підрозділи. В той же час, товари 1 класу МКТП, наведені у Заявці, неможливо придбати в аптеці, оскільки їх збут здійснюється шляхом укладання індивідуальних господарських договорів. Лікарські засоби, за виключенням тих, які реалізуються лише за рецептом лікаря, можна віднести до товарів широкого вжитку. Відповідно, споживачами лікарських засобів є широке коло фізичних осіб, які мають потребу у лікуванні, профілактиці захворювань. Що стосується товарів 1 класу МКТП, то їх споживачами, на думку представника Позивача, є обмежене коло промислових підприємств, на яких працюють вузькопрофільні фахівці, які не зможуть переплутати хімічну сировину з лікарським засобом.

Отже, товари 1 класу МКТП, щодо яких подано на реєстрацію знак за Заявкою, та товари 5 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знаки ЗАТ "ФФ "Дарниця", на думку представника Позивача, співпадають лише за одним критерієм - матеріалом виготовлення, однак не співпадають за видом, призначенням, умовами та каналами збуту, а також за колом споживачів.

Представник Відповідача - Державного департаменту інтелектуальної власності, - в судовому засіданні проти позовних вимог заперечила, посилаючись на їх необґрунтованість та безпідставність.

В обґрунтування заперечень на позов представником Відповідача було зазначено про те, що рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. N 1861/з від 25 січня 2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН" є законним та таким, що прийняте Державним департаментом інтелектуальної власності на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Як вказала представник Відповідача, за результатами експертизи заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року, враховуючи наведені в запереченнях ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" підстави, Відповідачем було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони відносно усього заявленого переліку товарів 1 класу МКТП.

Так, як зазначила представник Відповідача, враховуючи те, що позначення "Мірамістин" тривалий час використовувалось для певних препаратів із активною хімічною діючою речовиною, використання цього позначення для товарів 1 класу МКТП здатне породжувати у споживача помилкові асоціації із відомим препаратом, який виготовляється Третьою особою. Таким чином, в рішенні Держдепартаменту обґрунтовано, на думку представника Відповідача, було зазначено, що позначення "Мірамістин" є таким, що може ввести в оману щодо тих товарів 1 класу МКТП, які не використовуються як складові для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин".

Представник Відповідача також зауважила, що за результатами проведення експертизи заявки N m 2010 12450 було встановлено, що заявлені товари 1 класу МКТП за заявкою N m 2010 12450 є або можуть бути складовою до товарів 5 класу МКТП за протиставленими свідоцтвами на знаки, які належать ЗАТ "Фармацевтична фірма Дарниця". Таким чином, було встановлено та зазначено, що товари 1 класу МКТП, що мають бути марковані позначенням "Мірамістин", є спорідненими із товарами 5 класу МКТП за протиставленими свідоцтвами України NN 114014, 11846, 61077, 61078, оскільки можуть використовуватись як матеріал для виробництва згаданих препаратів.

Представники Третьої особи - ЗАТ "Фармацевтична фірма Дарниця", - в судовому засіданні проти позовних вимог заперечили та просили відмовити в їх задоволенні.

Представником Третьої особи в обґрунтування заперечень на позов було зазначено про те, що при винесенні оскаржуваного рішення Відповідачем було вірно встановлено невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи з підстав схожості заявленого на реєстрацію позначення для товарів 1 класу МКТП настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин" та словесними знаками "Мирамистин", n", "Мірамістин", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", щодо споріднених товарів 5 класу МКТП.

На думку представника Третьої особи, позначення "Мірамістин" асоціюється у свідомості споживача із власником свідоцтва на відповідний знак для товарів і послуг - ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Крім того, як звернула увагу представник Третьої особи, у випадку реєстрації позначення "Мірамістин" в якості знаку для товарів 1 класу МКТП для маркування субстанції, будь-який виробник лікарських засобів, який придбає та використає цю субстанцію, буде зобов'язаний вказувати на упакуванні готового продукту - фармацевтичного препарату - товару 5 класу МКТП, - позначення "Мірамістин", і це при тому, що знак для товарів і послуг "Мірамістин" для фармацевтичних препаратів - товарів 5 класу МКТП, зареєстрований на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Така обставина, на думку представника Третьої особи, призведе до ведення в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Представник Третьої особи також акцентувала увагу на тому, що, окрім готових до вживання лікарських засобів (фармацевтичних препаратів) та препаратів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, зареєстрований відносно хіміко-фармацевтичних препаратів, хімічних препаратів на лікарські потреби. Відтак, товари, для маркування яких Позивач має намір використовувати позначення "Мірамістин", є спорідненими з товарами і послугами 5 класу МКТП, для яких на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг "Мирамистин", istin", "Мірамістин", "Мірамістин"(комбіноване).

Канали збуту і коло споживачів товарів 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг, власником яких є Третя особа та канали збуту і коло споживачів товарів 1 класу МКТП, перелічені у заявці на реєстрацію Позивача, на думку представника Третьої особи, частково співпадають.

Крім того, оскільки Позивач має намір використовувати позначенням "Мірамістин" саме для маркування субстанції (діючої речовини), яку чинне законодавство відносить до лікарських засобів, це свідчить, на думку представника Третьої особи, про безумовну однорідність товарів відносно яких заявлене на реєстрацію позначення Позивачем і товарів, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали та заслухавши пояснення представника Позивача, представника Відповідача та представників Третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив:

Спірні правовідносини регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина 1 статті 418 Цивільного кодексу України).

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі також Закон).

Суд звертає увагу на те, що спори, що виникають за участю Державного департаменту інтелектуальної власності щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, як форми владного прояву суб'єкта владних повноважень, зокрема, оскарження рішень щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, є публічно-правовими та становлять предмет адміністративного судочинства.

Статтею 2 Закону до повноважень Відповідача віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, Державний департамент інтелектуальної власності, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень.

Згідно зі статтею 7 Закону, зокрема, визначено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

11 серпня 2010 року представником Колективного науково-впроваджувального малого підприємства "ІСНА" подано заявку N m 2010 12450 про реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН" для товарів 1 класу МКТП: солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів]; емульгатори; консерванти [хімічні] для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи [хімічні препарати]; поверхнево активні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби [фунгіциди] (домішки хімічні до -); хлор гідрати.

Повідомленням N 43476/3 від 25 жовтня 2010 року заклад експертизи направив Позивачу Заперечення ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" проти реєстрації знака за заявкою N m 2010 12450.

Повідомленням від 48823/3 від 29 листопада 2010 року заклад експертизи повідомив Позивача про можливу відмову в реєстрації знака за заявкою N m 2010 12450 відносно усього переліку товарів і послуг.

17 грудня 2010 року Позивачем до Українського інституту промислової власності подано Мотивовану відповідь на повідомлення про попередню відмову в реєстрації знака за заявкою N m 2010 12450.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цимЗаконом.

Частиною 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначено статтею 6 Закону.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (частина 3 статті 6 Закону).

Порядок та умови проведення експертизи заявки встановлено статтею 10 Закону.

Так, відповідно до частини 1 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику (частина 3 статті 10 Закону).

Частиною 9 статті 10 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до частини 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Висновком про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. N 1861/3 від 25 січня 2011 року, затвердженого Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності (оскаржуване рішення), встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі:

заявлене словесне позначення "Мірамістин":

1) є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин";

2) для товарів 01 класу, які є складовими субстанції "Мірамістин-сирець"є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"; (UA) (свідоцтво N 114014 від 26 жовтня 2009 року, заявка N m 2008 10797 від 20 травня 2008 року) щодо споріднених товарів 05 класу;

3) для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Мирамистин", "Мірамістин" та "Myramistin", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"; (UА) (свідоцтво М 11846 від 30 квітня 1999 року, заявка N 94103611 від 10 жовтня 1994 року; свідоцтво N 61078 від 17 квітня 2006 року, заявка N m 2008 10797 від 20 травня 2008 року; свідоцтво N 61077 від 17 квітня 2006 року, заявка N 20040706972 від 6 липня 2004 року) щодо споріднених товарів 05 класу.

Позивач вважає Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 25 січня 2011 року вих. N 1861/з, прийняте за результатами розгляду заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН", незаконними та такими, що не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому підлягає скасуванню.

Відтак, предметом судового розгляду в даній адміністративній справі є, зокрема, позовні вимоги про визнання протиправним та скасування Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих. N 1861/з від 25 січня 2011 року, прийняте за результатами розгляду заявки N m 2010 12450 від 11 серпня 2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН", як рішення суб'єкта владних повноважень. Завданням адміністративного суду є перевірка правомірності (легальності) даного рішення з огляду на чіткі критерії, які зазначені у частині 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлені критерії, якими керується адміністративний суд при перевірці рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Відповідність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень передбаченим частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям перевіряється судом з урахуванням закріпленого статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України принципу законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

"На підставі"означає, що суб'єкт владних повноважень: 1) повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України; 2) зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх.

"У спосіб"означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби.

Зазначені критерії, хоч і адресовані суду, але одночасно вони є і вимогами для суб'єкта владних повноважень, який приймає відповідне рішення.

Проаналізувавши вимоги чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності та матеріали справи, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається зі змісту Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 25 січня 2011 року, підставою для відмови Позивачу в реєстрації знака "МІРАМІСТИН" щодо товарів 1 класу МКТП є висновок Відповідача про те, що заявлений Позивачем на реєстрацію знак "МІРАМІСТИН"є оманливим для товарів 1 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин"; для товарів 1 класу, які є складовими субстанції "Мірамістин-сирець" є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо споріднених товарів 05 класу; для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Мирамистин", "Мірамістин"та "Myramistin", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", щодо споріднених товарів 5 класу.

Пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Вимоги до заявки, правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116 (надалі також Правила).

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (пункт 4.3.1.9 Правил).

Частиною 5 статті 16 Закону визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Системний аналіз змісту вищенаведених правових норм свідчить про те, що обсяг правової охорони знака складається з двох взаємопов'язаних елементів, а саме:

1) його зображення та

2) переліку товарів чи послуг; а можливість сплутування знаків (за виключенням знаків, визнаних добре відомими) в однаковій мірі залежить як від схожості їх зображень, так і від характеру товарів або послуг, стосовно яких ці позначення заявляються на реєстрацію, зареєстровані або використовуються.

В судовому засіданні представник Позивача стверджував, що знак "МІРАМІСТИН" заявлено до реєстрації лише щодо товарів 1 класу МКТП, які є хімічними речовинами, сировиною, що використовується для виробництва готових до вживання товарів, тоді коли всі товари 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки Третьої особи, є готовими до вживання лікарськими засобами або гігієнічними засобами.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Як встановлено Судом, Позивачем було заявлено на реєстрацію знак щодо товарів, які входять до 1 класу МКТП (солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів]; емульгатори; консерванти [хімічні] для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи [хімічні препарати]; поверхнево активні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби [фунгіциди] (домішки хімічні до -); хлор гідрати).

Вищевказані товари за своїми властивостями є хімічними речовинами, сировиною, що використовується для виробництва готових до вживання товарів.

Відтак, зареєструвавши знак "МІРАМІСТИН" для вищевказаних хімічних речовин, Позивач маркуватиме дані хімічні речовини позначенням "МІРАМІСТИН".

В той же час, чинне законодавство України (зокрема, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року N 426 "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення") покладає обов'язок на виробників лікарських засобів зазначати на упаковці та в інструкції лікарського засобу назву субстанції (активної речовини) лікарського засобу.

Таким чином, у випадку реєстрації на ім'я Позивача знаку "МІРАМІСТИН"для заявлених товарів 1 класу МКТП (тобто, для маркування субстанції), будь-який виробник кінцевого лікарського засобу, який придбає та використає цю субстанцію у виробництві, буде зобов'язаний вказувати на упаковці готового продукту (тобто, товару 5 класу МКТП) назву активної речовини "МІРАМІСТИН". В той же час, як встановлено Судом, Третя особа - ЗАТ "ФФ "Дарниця", - є власником свідоцтв на знак для товарів і послуг "Мірамістин" для товарів 5 класу МКТП. Вищезазначене призведе до введення в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Таким чином, враховуючи вищевказане, колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість висновку Відповідача про невідповідність заявленого до реєстрації Позивачем знаку умовам надання правової охорони з підстав, що заявлене словесне позначення "Мірамістин" є оманливим для товарів 1 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин"(пункт 1 Рішення).

Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Порядок проведення пошуку тотожних або схожих позначень визначено пунктом 4.3.2.4 Правил.

Так, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено правила визначення схожості словесних позначень.

Так, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Судом встановлено, що заявлений на реєстрацію Позивачем знак "МІРАМІСТИН" є словесним та складається зі слова "МІРАМІСТИН", виконаного стандартним кириличним шрифтом заголовними літерами.

Вказаний знак було заявлено Позивачем до реєстрації щодо товарів 1 класу МКТП, а саме:

солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів]; емульгатори; консерванти [хімічні] для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи [хімічні препарати]; поверхнево активні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби [фунгіциди] (домішки хімічні до -); хлор гідрати.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В той же час, згідно з пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (пункт 4.3.2.4 Правил).

Враховуючи вищевикладене, колегією суддів встановлено, що заявлене на реєстрацію позначення "Мірамістин" є повністю тотожним зі знаком для товарів і послуг "Мірамістин" (словесний), та фонетично схожим зі знаками "Мирамистин", "Myramistin", "Мірамістин" (комбіноване).

Крім того, як встановлено Судом, Третя особа ЗАТ "ФФ "Дарниця" є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- N 11846 від 10 жовтня 1994 року на знак для товарів і послуг "Мирамистин" для товарів і послуг 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, мазі лікувальні для фармацевтичних потреб;

- N 61077 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг "Myramistin" для товарів і послуг для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП;

- N 61078 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг "Мірамістин" для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП;

- N 113807 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мирамістин - чистий секс без перешкод" для товарів і послуг 35 класу МКТП;

- N 114014 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мірамістин" (комбіноване) для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби;

- N 103870 від 10 березня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мірамістин" (комбіноване) на для товарів і послуг 3 класу МКТП.

Суд звертає особливу увагу на те, що крім готових до вживання лікарських засобів (фармацевтичних препаратів) та препаратів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, зареєстрований відносно хіміко-фармацевтичних препаратів, хімічних препаратів на лікарські потреби (свідоцтво N 114014 від 26 жовтня 2009 року).

В той же час, як зазначив в судовому засіданні представник Позивача, Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство "ІСНА"має намір використовувати позначення "Мірамістин"для маркування хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення кінцевого фармацевтичного препарату "Мірамістин"(який виготовляє ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця").

Таким чином, товари, для маркування яких Позивач має намір використовувати позначення "Мірамістин", є спорідненими з товарами і послугами 5 класу МКТП, для яких на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг "Мирамистин", "Myramistin", "Мірамістин", "Мірамістин" (комбіноване), зокрема, з такими товарами як: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, фармацевтичні препарати, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби.

Крім того, зазначені Позивачем в заявці на реєстрацію товари 1 класу та товари 5 класу, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи, є товарами з одного матеріалу, оскільки заявлена на реєстрацію хімічна субстанція є сировиною (матеріалом), з якого виготовлені товари 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані вищезазначені знаки для товарів і послуг, що належать Третій особі.

Стосовно посилання представника Позивача на різне призначення та різні канали збуту товарів 1 класу МКТП, щодо яких Позивачем заявлено на реєстрацію знак, та товарів 5 класу МКТП, щодо яких видано свідоцтва Третій особі, Суд звертає увагу на наступне.

Як зазначила в судовому засіданні представник Третьої особи, основним видом економічної діяльності ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є фармацевтичне виробництво (хімічне виробництво).

В той же час, Суд звертає увагу на те, що крім фармацевтичних препаратів та препаратів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби до товарів 5 класу МКТП відносяться також: хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби, які застосовуються у фармацевтичній (хімічній) промисловості для фармацевтичного виробництва.

Позивач виробляє субстанцію (мірамістин-сирець), яка також використовується у фармацевтичній (хімічній) промисловості для фармацевтичного виробництва.

Таким чином, твердження представника Позивача про різне призначення товарів 1 класу МКТП, перелік яких міститься у заявці Позивача на реєстрацію позначення, та товарів 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи, є безпідставним.

Стосовно каналів збуту та порівняння кола споживачів, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Як зазначив в судовому засіданні представник Позивача, товари 1 класу МКТП реалізуються Позивачем шляхом укладання господарських договорів.

В той же час, Судом встановлено, що окрім аптек та їх структурних підрозділів, як каналів збуту товарів 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Третя особа також реалізує виготовлені підприємством фармацевтичні препарати шляхом укладення господарських договорів з відповідними дистриб'юторами. Крім того, такі види товарів 5 класу МКТП, вироблені Третьою особою, як фармацевтичні препарати у формі "in-bulk" та хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби продаються тільки шляхом укладення господарських договорів, оскільки їх неможливо придбати в аптеці.

Відтак, коло споживачів товарів 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані знаки на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", є похідними від каналів збуту і не обмежується, як про це стверджував представник Позивача, лише фізичними особами, оскільки включає також і промислові підприємства хімічної промисловості.

Таким чином, колегією суддів встановлено, що канали збуту і коло споживачів товарів 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг, власником яких є Третя особа, та канали збуту і коло споживачів товарів 1 класу МКТП, перелічені у заявці на реєстрацію Позивача, частково співпадають.

Відтак, висновок Відповідача про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи з підстав схожості заявленого на реєстрацію позначення для товарів 1 класу МКТП настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин" та словесними знаками "Мирамистин", "Myramistin", "Мірамістин", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо споріднених товарів 5 класу, є обґрунтованим та відповідає фактичним обставинам.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши положення чинного законодавства України та обставини спірних правовідносин, Суд звертає увагу на те, що оскільки позначення "МІРАМІСТИН" тривалий час використовується для певних препаратів із активною хімічною діючою речовиною (за наведеними в оскаржуваному рішенні свідоцтвами Третьої особи), використання цього позначення для товарів 1 класу МКТП здатне породжувати у споживача помилкові асоціації із вже відомим препаратом Третьої особи.

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як встановлено колегією суддів на підставі матеріалів справи, заявлені товари 1 класу МКТП за заявкою Позивача є або можуть бути складовою до товарів 5 класу МКТП за протиставленими свідоцтвами на знаки, які належать Третій особі.

Крім того, Судом встановлено, що рід (вид) товарів, їх призначення, коло споживачів товару, заявлених Позивачем до реєстрації, а саме: субстанції (діючої речовини) "Мірамістин-сирець" та товарів, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи "Мірамістин", є значною мірою однаковими, що давало достатні підстави Відповідачу дійти висновку про однорідність товарів.

До того ж, відповідно до статті 2 Закону України "Про лікарські засоби"лікарські засоби - це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Оскільки представник Позивача в судовому засіданні посилався на те, що Позивач має намір використовувати позначення "Мірамістин" саме для маркування субстанції (діючої речовини), яку чинне законодавство України відносить до лікарських засобів, це свідчить про однорідність товарів, відносно яких заявлене на реєстрацію позначення Позивачем і товарів, відносно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи.

Враховуючи вищевикладене, Суд звертає увагу на обґрунтованість висновку Відповідача про схожість до ступеню змішування заявленого на реєстрацію Позивачем позначення зі знаками, раніше зареєстрованими і Україні на ім'я Третьої особи та про спорідненість товарів, зазначених у заявці Позивача, з товарами, відносно яких в Україні зареєстровані знаки для товарів і послуг Третьої особи.

Належних доказів, які б спростовували викладені в оскаржуваному рішенні висновки Відповідача, представником Позивача не надано, а Судом не встановлено.

Крім того, Суд звертає увагу на те, що ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є першим промисловим виробником фармацевтичних препаратів під знаком "Мірамістин" на ринку України. Крім того, саме ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" започаткувала промислове виробництво лікарського засобу під назвою "Мірамістин" згідно наказу Міністерства охорони та здоров'я України N 266 від 27 вересня 1994 року "Про дозвіл медичного застосування лікарських засобів", яким ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" було зобов'язано створити виробництво нового лікарського засобу - мазі Мірамістин.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, Суд дійшов висновку про те, що при прийнятті рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 25 січня 2011 року, Відповідач дійшов вірних висновків, які підтверджуються фактичними обставинами та надав вказаним обставинам належну правову оцінку.

Частиною 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, Суд дійшов висновку про те, що викладені в позовній заяві вимоги Позивача є необґрунтованими, та відповідно такими, що не підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 2, 7, 8, 9, 99, 100, 158, 159, 160, 161, 162, 163 та 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

В задоволенні адміністративного позову - відмовити повністю.

Постанову може бути оскаржено в порядку та строки, визначені статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуюча, суддя

Н. Є. Блажівська

Судді:

О. В. Головань

 

Л. О. Маруліна

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали