ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.11.2011 р.

Справа N 5/96

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, судді: Бенедисюк І. М. і Харченко В. М., розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Совместное предприятие "НИДАН-ЭКОФРУКТ", м. Новосибірськ Російської Федерації, на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.2011 зі справи N 5/96 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фрут Майстер Фудс", м. Берегово Закарпатської області, до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "Нидан+", м. Берегово Закарпатської області, до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "Совместное предприятие "НИДАН-ЭКОФРУКТ", м. Новосибірськ Російської Федерації, до відповідача-3: Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Судове засідання проведено за участю представників сторін: позивача - Лихвара В. А., Курзін О. А., відповідача-1 - не з'явився, відповідача-2 - Горбань О. В., відповідача-3 - не з'явився. За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

У липні 2010 року позивач звернувся з позовом до відповідачів, згідно з яким просив визнати свідоцтво України N 98774 на знак для товарів і послуг "МОЯ СЕМЬЯ", виданий товариству з обмеженою відповідальністю "Совместное предприятие "НИДАН-ЭКОФРУКТ", недійсним повністю; заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Нидан+" використання будь-яким одним або всіма відомими способами торговельної марки "МОЯ СЕМЬЯ" за ліцензійним договором від 30.12.2008; зобов'язати відповідача-3 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України N 98774 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність".

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 02.03.2011 (суддя Йосипчук О. С.), залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.2011 (колегія суддів у складі: суддя Давид Л. Л. - головуючий, судді: Кордюк Г. Т. і Мурська Х. В.), позов задоволено у повному обсязі. Визнано недійсним повністю свідоцтво України N 98774 на знак для товарів і послуг "МОЯ СЕМЬЯ", виданий товариству з обмеженою відповідальністю "Совместное предприятие "НИДАН-ЭКОФРУКТ"; заборонено товариству з обмеженою відповідальністю "Нидан+" використання будь-яким або всіма відомими способами торговельної марки "МОЯ СЕМЬЯ" за ліцензійним договором від 30.12.2008; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України N 98774 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України відповідач-2 просить скасувати судові рішення попередніх інстанцій та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скарга мотивована тим, що оскаржувані рішення прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Відзивів на касаційну скаргу не надходило.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що підлягає задоволенню.

Даного висновку суд дійшов на підставі такого.

Як вбачається із змісту прийнятих у справі судових рішень, попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- на підставі заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг від 22.01.2008 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг N 96774, яким за товариством "Нидан+", тобто за відповідачем-1 за цією справою, було зареєстровано право власності на знак для товарів і послуг "Я+Сім'я" з правом позначення товарів 32-го класу МКТП;

- 23.03.2009 на підставі відповідного договору право власності на зареєстрований знак "Я+сім'я" відповідач-1 передав товариству "Фрут Майстер Фудс", тобто позивачу за цією справою. У цьому зв'язку Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України були внесені відповідні зміни в облікові документи щодо власника свідоцтва N 96774;

- товариство "Совместное предприятие "Нидан-Экофрукт", м. Новосибірськ, тобто відповідач-2 за цією справою, є власником свідоцтва N 756176А, яке підтверджує міжнародну реєстрацію знака "МОЯ СЕМЬЯ" відносно товарів 32-го класу МКТП;

- 30.12.2008 відповідачем-2 та відповідачем-1 було укладено ліцензійний договір, згідно з яким товариство "Нидан+" набуло право використання знака "МОЯ СЕМЬЯ" стосовно товарів 32 класу МКТП шляхом нанесення його на упаковку продукції, яка виготовляється відповідачем-1, з наступною її реалізацією на території України та за її межами;

- відповідач-2 також є власником свідоцтва України N 98774, яким підтверджується реєстрація знака "МОЯ СЕМЬЯ" з правом позначення товарів 32 класу МКТП, поданого до реєстрації за заявкою від 04.02.2008;

- рішенням господарського суду Закарпатської області від 26.05.2010, прийнятим у справі N 5/26 та залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 02.02.2011, позовні вимоги товариства "Фрут Майстер Фудс" було задоволено та достроково припинено дію свідоцтва N 756176А за міжнародною реєстрацію знака "МОЯ СЕМЬЯ" на території України.

Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції про задоволення заявленого у справі позову, апеляційний суд виходив з того, що позивач, з урахуванням згаданих судових рішень по справі N 5/26 про дострокове припинення на території України дії свідоцтва N 756176А відносно належного відповідачу-2 знака "МОЯ СЕМЬЯ", а також з урахуванням тієї обставини, що належний йому, тобто позивачу, знак "Я+сім'я" за свідоцтвом N 96774, відповідно до дат поданих для реєстрації обох знаків заявок набув правової охорони у часі раніше, ніж знак "МОЯ СЕМЬЯ", який належить відповідачу-2 за свідоцтвом N 98774, має підстави вимагати захисту належних йому прав, оскільки обидва згаданих позначення зареєстровані в Україні стосовно товарів одного і того ж класу, при цьому позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за свідоцтвом N 98774 є схожим із позначенням "Я+сім'я" настільки, що їх можна сплутати.

У цьому ж зв'язку апеляційний суд підтвердив правильність висновків суду першої інстанції про те, що майнові права позивача стосовно об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється свідоцтвом N 96774, слід вважати порушеними і що це порушення відбулось у вигляді укладання відповідачем-1 та відповідачем-2 ліцензійного договору від 30.12.2008, за яким відповідач-1 набув право використання позначення "МОЯ СЕМЬЯ" при реалізації товарів згаданого класу.

З відповідними висновками попередніх судових інстанцій погодитись не можна з огляду на таке.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Зокрема, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України виключне право дозволяти використання торговельної марки відноситься до категорії майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку і ці права належать володільцю відповідного свідоцтва.

Судами, як про це вже зазначалося, встановлено, що ліцензійний договір про передачу відповідачу-1 певного обсягу прав на використання в Україні позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за свідоцтвом N 756176А стосовно товарів 32-го класу МКТП було укладено відповідачами 30.12.2008, тобто в період, коли зазначене свідоцтво вважалось таким, що діє, зокрема, в Україні.

Наведеній обставині суди не надали правового значення і не звернули уваги на відсутність у матеріалах справи будь-яких даних, які б давали підстави вважати, що передача певного обсягу прав стосовно позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за згаданим ліцензійним договором була здійснена із порушенням наведених норм чинного законодавства, а отже, висновки попередніх судових інстанцій про те, що укладенням ліцензійного договору від 30.12.2008 відповідачі порушили належні позивачу майнові права інтелектуальної власності не можна визнати такими, що ґрунтуються на законі, тим більше, що за обставинами справи, і це також було встановлено судами, власні права стосовно позначення "Я+сім'я" позивач набув на підставі відповідного договору від 23.03.2009, тобто значно пізніше від дати укладання відповідачами ліцензійного договору.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, також відноситься до категорії майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, і ці права в числі інших належать володільцю відповідного свідоцтва.

За змістом частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

У цьому ж зв'язку згідно із пунктом 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Сукупність наведених норм чинного законодавства не була врахована судами при вирішенні спору.

Як вбачається із змісту оскаржуваних судових рішень, будь-яких обставин, які б стосувалися питань, пов'язаних із безпосереднім використанням відповідачем-1 позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за ліцензійним договором від 30.12.2008, та періоду такого використання у часі, судами встановлено не було.

Разом з тим відповідно до прийнятих зі справи рішень суди заборонили відповідачу-1 використовувати позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за ліцензійним договором від 30.12.2008, а отже, тим самим фактично дійшли непевних та немотивованих висновків про те, що таке використання могло мати місце в дійсності.

У цьому зв'язку, всупереч вимогам ст. ст. 4 - 7, 43 ГПК України суди не звернули уваги на наявні в матеріалах справи заперечення відповідача-2 проти позову, згідно з якими останній, крім іншого, посилався на те, що захищене міжнародною реєстрацією позначення "МОЯ СЕМЬЯ" почало використовуватись в Україні задовго до того, як була подана заявка на реєстрацію позначення "Я+сім'я", і за тривалий період використання набуло ознак позначення, яке є відомим в Україні вже на період 2007 року.

Наявним у справі доказам, які були подані відповідачем на підтвердження зазначених пояснень, а також самим поясненням цієї особи, які згідно статті 32 ГПК України також віднесені до категорії доказів у справі, суди не дали ніякої оцінки і, як про це вже зазначалось раніше, не встановили ні наявності, ні відсутності тих обставин, на які посилався відповідач-2 у своїх запереченнях проти позову, а отже, не встановили й обставин, які б спростовували обґрунтованість його тверджень про наявне у нього право попереднього користувача відносно позначення "МОЯ СЕМЬЯ".

В той же час судами, про що також згадувалось раніше, було встановлено, що в період подачі заявки на реєстрацію позначення "Я+сім'я" вже діяла міжнародна реєстрація позначення "МОЯ СЕМЬЯ".

Згадуючи про дострокове припинення дії цієї реєстрації в Україні на підставі судового рішення від 26.05.2010, яке набуло законної сили 02.02.2011, суди, в свою чергу, не вказали, чи має це якийсь зв'язок з обставинами досліджуваної ними справи, а зокрема, не встановили, з яких саме підстав була достроково припинена міжнародна реєстрація позначення "МОЯ СЕМЬЯ", які саме обставини у цьому зв'язку були встановлені судом у справі за N 5/26 і яким саме чином вони здатні вплинути на прийняття рішення за цією справою.

А отже, встановивши наявність зазначеної обставини, суди не дійшли певних висновків про те, чи може в даному випадку мати преюдиціальне значення для вирішення цієї справи рішення господарського суду Закарпатської області від 26.05.2010 у справі за N 5/26.

В той же час із змісту цього ж рішення вбачається, що у справі за N 5/26 судом таки були встановлені певні обставини, пов'язані з використанням позначення "МОЯ СЕМЬЯ" відповідачем-1 у період 2006 - 2010 років.

Таким чином, питання про наявність права попереднього користувача за обставинами цієї справи судами не було досліджено взагалі. В той же час належне з'ясування цього питання має безпосереднє значення для правильного вирішення спору, тим більше, що дострокове припинення дії міжнародної реєстрації в Україні стосовно певного позначення, навіть за умови, якщо її було припинено з підстав, які передбачені пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", саме по собі не виключало можливості використання в Україні цього ж позначення в контексті вимог, що передбачені пунктами 4, 6 ст. 16 цього ж Закону, ст. 500 ЦК України та ст. 157 ГК України.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, у тому числі, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За змістом статті 6 цього ж Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються, у тому числі, висновками судових експертів.

Згідно із ст. ст. 41, 42 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. В той же час висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

За змістом ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. При цьому ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Як вбачається із змісту прийнятих у справі рішень, в їх основу суди поклали висновок експерта з проведеної у справі експертизи з питань інтелектуальної власності, відповідно до якого торговельна марка "МОЯ СЕМЬЯ" за свідоцтвом України N 98774 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою "Я+сім'я" за свідоцтвом України N 96774. Використання позначення "МОЯ СЕМЬЯ" за свідоцтвом України N 98774 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з позначенням "Я+сім'я" за свідоцтвом України N 96774.

Приймаючи зазначений висновок як належний доказ у справі, попередні судові інстанції всупереч наведеним вимогам чинного законодавства не дали йому ніякої оцінки, не дослідили правильність проведеного експертом дослідження з точки зору його повноти, не вказали, з яких саме міркувань вони виходили, вважаючи можливим спиратися на результати проведеної експертизи при вирішенні спору, та, в свою чергу, не дійшли певних висновків про те, чи можна вважати, що експертиза у справі була проведена за відсутності порушень чинного законодавства.

У цьому ж зв'язку, знаходячи можливим встановити, що схожість позначення "МОЯ СЕМЬЯ" з позначенням "Я+сім'я" має місце настільки, що їх можна сплутати, суди, порушуючи наведені норми процесуального закону, а також залишивши поза увагою, що за ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом, не встановили і не зазначили у своїх рішеннях про те, що саме являють собою зображення кожного з належних сторонам позначень, а отже, не встановили в повній мірі обставини, які б дозволили визначитись як із обсягом правової охорони, яка була надана обом позначенням, так і з питання щодо порівняння обох позначень на предмет з'ясування їх подібності.

Не дослідивши належним чином висновок експерта, попередні судові інстанції, відповідно, не з'ясували й ступінь обґрунтованості його посилань на наявність чинників, які, на його думку, свідчили про те, що згадані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, а отже, й самі не дійшли певних висновків щодо обґрунтованості таких посилань та не встановили існування таких обставин, з якими Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме ст. ст. 6, 19 цього Закону, пов'язує можливість визнання охоронного документа стосовно відповідного позначення недійсним з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У цьому ж зв'язку суди не звернули уваги на те, що існування таких обставин у цій справи заперечувала Державна служба інтелектуальної власності України, тобто відповідач-3.

З матеріалів справи вбачається, що своїми запереченнями проти позову як в частині заборони використання позначення, так і в частині визнання охоронного документа недійсним відповідач-3 навів відповідне обґрунтування та наполягав на відсутності підстав для його задоволення, вказуючи, зокрема, на те, що заявлене на реєстрацію позначення "МОЯ СЕМЬЯ" було належним чином перевірено на предмет його відповідності умовам надання правової охорони, що визначені чинним законодавством, у повній мірі відповідало цим вимогам, а отже, одержало правову охорону на законних підставах.

Зазначеним поясненням відповідача-3, а також іншим наявним у цьому зв'язку в матеріалах справи доказам, на які він посилався, попередні судові інстанції також не дали ніякої оцінки.

Сукупність наведеного дає підстави дійти висновку про те, що надані у справі докази, всупереч наведеним вимогам чинного процесуального законодавства, були досліджені попередніми судовими інстанціями не в повному обсязі та поверхово, а обставини у справі встановлені неповно.

З огляду на це оскаржувані судові рішення прийняті з порушенням процесуального законодавства, а отже, їх не можна визнати такими, що ґрунтуються на фактичних обставинах справи та відповідають вимогам закону, в силу чого вони підлягають скасуванню.

Оскільки в ході розгляду справи попередні судові інстанції припустилися таких порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для її правильного вирішення, а також беручи до уваги межі повноважень касаційної інстанції, що визначені ст. 1119 ГПК України, справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції.

У ході такого розгляду суду належить врахувати наведені недоліки, предметно з'ясувати у сторін, з якими саме обставинами та за яких правових підстав вони пов'язують свої вимоги та заперечення у справі, повно та всебічно дослідити подані у справі докази, обговорити питання щодо необхідності призначення у справі додаткової (повторної) експертизи. На підставі сукупності поданих у справі доказів необхідно встановити її фактичні обставини та в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке б знаходилось у повній відповідності з цими обставинами та відповідало вимогам чинного законодавства.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, ст. 1119, ст. 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Совместное предприятие "НИДАН-ЭКОФРУКТ" задовольнити.

2. Рішення господарського суду Закарпатської області від 02.03.2011 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.2011 та у справі N 5/96 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Закарпатської області.

 

Суддя

В. П. Селіваненко

Суддя

І. М. Бенедисюк

Суддя

В. М. Харченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали